【引言】

      专利法第九条第一款“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”以及专利法实施细则第四十一条第二款至第五款规定，体现了我国专利申请制度中“禁止重复授权原则”及其例外情况的规定。在专利申请实务中，申请人基于各种利益考量，对某技术方案申请专利时可能采取“同报”“双报”的方式进行，具体说来就是就同样的技术方案同日既进行实用新型专利申请又进行发明专利申请，正常出现的申请结果是该实用新型专利申请在六个月左右便获得了授权，该发明专利申请在两年后可能获得授权也可能被驳回。如该发明专利申请获得授权，则申请人一般是选择声明放弃已授权的该实用新型专利权；如该发明专利申请被驳回，则申请人保留该实用新型专利权即可。不管是发明专利还是实用新型专利，反正最终该专利申请人可基本保证有一个专利在手，不吃亏。在现行专利法规之下，对于上述专利申请人采取“同报”“双报”方式来申请专利，不管其动机如何，反正好处多多，大家都明白。但鲜有人关注到“同报”“双报”专利申请时，一旦同报该发明专利申请被驳回，是否会溯及到同报已授权的该实用新型专利权的法律稳定性？现笔者结合（2020）最高法知民终699号案例，简要分析如下：

【关键词】

      发明专利 实用新型专利 同报 同样技术方案 同日申请 驳回 新颖性 创造性 专利权评价报告

【裁判要旨】

      当事人就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利，发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院不予支持。 

【基本案情】

      上诉人安徽朗汀园林绿化工程服务有限公司（以下简称朗汀公司）与被上诉人孙希贤侵害实用新型专利权纠纷案中，涉及专利号为ZL200920242493.4、名称为“绿化箱”的实用新型专利（以下简称涉案专利）。孙希贤认为，朗汀公司实施了侵害涉案专利权的行为，故以涉案专利权利要求1-5为权利基础，向安徽省合肥市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令朗汀公司停止侵权、销毁侵权产品及专用模具等并赔偿其经济损失和调查取证费用共计15万余元。一审法院认为，朗汀公司实施了侵权行为，但由于涉案专利保护期已经届满，故仅判决其赔偿孙希贤经济损失及维权合理开支共计6万元。朗汀公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张孙希贤曾就相同技术方案同时申请发明专利和实用新型专利（即涉案专利），发明专利申请已因不符合授权条件被驳回，涉案专利评价报告亦显示该专利不符合授予专利权的条件，请求撤销原判，驳回孙希贤的诉讼请求。最高人民法院于2020年12月29日判决撤销原判，驳回孙希贤的诉讼请求。

【裁判意见】

      最高人民法院二审认为，专利权依法受到法律保护，专利权合法有效且权利相对稳定是其依法获得保护的前提。专利权人有权实施其专利并依法禁止他人未经许可实施其专利技术，从而给发明创造提供必要的激励。但是，对于不应获得法律保护的技术方案，且被诉侵权人也明确据此抗辩被诉行为不构成侵权或其不应承担侵权责任的，如果仍然支持其禁止他人实施，则显失公平且亦有悖专利法的立法目的。对于同一申请人同日分别申请发明和实用新型专利权的同一技术方案而言，由于实用新型专利申请可以不经实质审查就授予专利权，而发明专利申请必须经过实质审查才可能授予专利权，故实践中可能出现同一技术方案在发明专利申请审查过程中因被认定为不符合授权条件而被驳回或修改，但在实用新型专利申请过程中却获得了授权的情形。此种情形下，发明专利申请的审查结论是否影响实用新型专利权的保护，应根据具体情况做具体分析。一般来说，如果申请人认可相同技术方案的发明专利申请审查结论，或者相同技术方案的发明专利申请未采用对比文件以及因缺乏新颖性被驳回的，通常可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据，并可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。但是，如果相同技术方案的发明专利申请系因被认定不具备创造性而驳回，则应适当考虑发明专利和实用新型专利创造性要求的不同并做出不同处理。通常来说，如果相同技术方案的发明专利申请被认定不具备创造性时并未明显超越实用新型专利授权条件的审查标准，例如在技术领域、对比文件数量上并未与实用新型专利授权条件的审查标准明显不同，则发明专利申请的审查结论可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据，亦可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。本案中，孙希贤同日向国家知识产权局提交权利要求内容完全相同的实用新型专利和发明专利申请，国家知识产权局经实质审查认为该发明专利申请原申请文件记载的权利要求1、4-7不具备新颖性，权利要求2-3不具备创造性，并向孙希贤发出第一次审查意见通知书。孙希贤在收到第一次审查意见通知书后将原权利要求1-4合并为新的权利要求1，但是修改后的权利要求1-4依然被国家知识产权局作出的驳回决定认定为不具备创造性。换言之，国家知识产权局已认定该发明专利申请原申请文件记载的权利要求2、3不具备创造性，权利要求1、4、5不具备新颖性，且孙希贤在收到第一次审查意见通知书后将原权利要求1-4合并为新的权利要求，可见孙希贤也认可第一次审查意见中关于原权利要求1-4不具备新颖性或创造性的认定。虽然发明和实用新型专利的创造性要求存在差异，但这种差异主要体现在现有技术的技术领域及对比文件的数量上，而本案孙希贤就涉案实用新型专利技术方案同日提交的发明专利申请的权利要求2、3被第一次审查意见通知书认定为不具备创造性时，仅使用了一份对比文件即对比文件2，且该对比文件2与本案实用新型专利的技术领域相同，同时该对比文件2也是认定上述发明专利权利要求1不具备新颖性的同一份对比文件，因此本案不存在因发明和实用新型专利创造性要求的不同导致不能授予发明专利权保护的技术方案可能被授权实用新型专利权保护的情形。此外，国家知识产权局出具的专利权评价报告也显示涉案专利权效力不稳定。在侵害实用新型专利权诉讼中，专利权人据以主张权利保护的实用新型专利如果有极大可能属于不应获得授权的技术方案，则其也不属于专利法保护的“合法权益”，不应对其予以保护。综合考虑上述情形，涉案专利不属于专利法保护的“合法权益”。因此，孙希贤依据涉案专利权利要求1-5提出的诉讼请求，应当全部予以驳回。 

【案例评析】

      通过以上案例可见，一旦同报发明专利申请被驳回时，是否溯及到基于同样技术方案已授权的实用新型专利权的法律稳定性，笔者认为应区分不同情形而论。

      情形一：当同报的发明专利申请因缺乏新颖性而被驳回。

      基于同样技术方案对新颖新的判断标准，实用新型专利申请比发明专利申请的标准低些，实用新型专利申请审查方式仅为初步审查，所以审查员一般不通过检索来判断实用新型是否明显不具备新颖性，审查员一般根据未经其检索的有关现有技术或抵触申请信息来判断该实用新型是否明显不具备新颖性，注意，这里笔者说的仅是实用新型专利“申请”时（即初步审查，实用新型申请不同于发明专利申请须经过实质审查而授权），但根据专利法第二十二条第一款的规定，实质上实用新型专利权处于稳定权利状态时，其新颖性要求标准与发明专利并无二致。当同报发明专利申请进入实质审查阶段，审查员对该发明专利所对应的技术方案必然在现有技术及抵触申请范围进行全面检索，一旦该同报发明专利申请因不具备新颖性而被驳回，则前面同报已授权的实用新型专利虽然名义上仍有权，但其权利状态已明显处于可能因此被他人无效掉的不稳定状态。可见，该情形下，对基于同样技术方案而同报且已授权的实用新型专利权产生负面影响是必然的。

      情形二：当同报的发明专利申请因缺乏创造性而被驳回。

      同报发明专利因缺乏创造性而被驳回，根据该发明专利申请缺乏创造性的不同程度可分为以下两种情形：

      1.若与现有技术相比，被驳回的发明专利申请所对应的技术方案已达到具有实质性特点和进步（即一般创造性标准），但并未达到具有“突出”的实质性特点和“显著”的进步（即特殊创造性标准）时，根据专利法第第二十二条第二款的规定“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”，实用新型专利权创造性的程度显然较发明专利创造性程度要求低，所以该发明专利申请被驳回并不必然影响到已授权的实用新型专利权稳定性。那么，该已授权的实用新型专利权的稳定性究竟如何呢？则须对该实用新型专利权进行实质审查（即获取专利权评价报告）而判断。

      2.若与现有技术相比，被驳回的发明专利申请所对应的技术方案根本就未达到一般创造性要求，则该发明专利申请被驳回将必然影响到已授权的实用新型专利权。此时，已授权的实用新型专利权则明显处于极大风险之中，如申请人对发明专利申请权利要求书的修改文档，以及审查员发出的不符合一般创造性要求的审查意见通知书等，都将可能成为已授权的实用新型专利权被无效掉的证据，还可能进一步给申请人带来其他较大经济损失，比如，已发生的实用新型专利权的转让、许可、专利侵权诉讼都会给专利权人带来麻烦。

      情形三：同报的发明专利申请因同时缺乏新颖性和创造性而被驳回。

      对于情形三，应分别对应于情形一新颖性及情形二创造性进行客观分析即可，只不过此时既要评价发明专利和实用新型专利所对应技术方案的新颖性又要评价其创造性，显然，此时同报被驳回发明专利申请对于已授权的实用新型专利权的负面影响风险更大些。

      当然，同报发明专利申请被驳回可能存在他因，不过，一般系因其技术方案不具备创造性为主。

【结语与建议】

      那么，专利申请时，申请人既想享受“同报”“双报”所带来的好处，诸如：可以先拿到实用新型证书可以先维权、抢市场先机，同时又期待可能获得发明专利权以获得更稳定、保护期限更长等好处，但同时申请人又担心因发明专利申请被驳回而溯及到已授权的实用新型专利权，这该如何是好呢？笔者认为：

      1.专利法第九条及专利法实施细则第四十一条，其本意是解决90年代中期一些发明专利申请需要等6-7年时间才能被授权的问题而采取的例外措施，至今一件发明专利申请正常获得授权也要等2-3年时间，所以2021年修改的新专利法仍然保留了这个口子，在此，笔者不予评论。笔者认为，一项专利权授权与否、期待获得何种专利权的法律保护、期待通过转让/许可/诉讼/技术转化等方式以获得多少经济收益？归根结底，还是要回到技术方案本身所创造的价值上来看，申请人应多在技术方案研发上多下真功夫，而不应有投机取巧之意。

      2.如申请人确实等不及发明专利2-3年或可能更长申请时间，确有必要须同报实用新型专利申请和发明专利申请时，但又担心同报发明专利申请被驳回后溯及到已授权实用新型专利权，那应如何处理呢？

      笔者建议，当先获得同报的实用新型专利权时，申请人不妨立即向国家知识产权局主动申请该实用新型专利权评价报告，当两个月左右获得该实用新型专利权评价报告后，申请人可据此判断该实用新型专利权的法律稳定性如何，进而作出是否撤回同报的发明专利申请？是否以现有实用新型专利权发起专利侵权诉讼？是否授权专利许可？是否转让专利？等决定。